论不丧失新颖性的公开及相关制度

作者: 管理员 分类: 基础知识 发布时间: 2020-03-14 13:39

一、问题的提出

我国在《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第二十四条规定了宽限期制度,也称不丧失新颖性的公开制度,即在特定情况下,申请专利的发明创造在申请日前六个月不丧失新颖性。而与此同时,《专利法》第六十二条、第六十九条分别规定了现有技术抗辩和先用权抗辩。前者是指在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权;而后者是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。关联这两组制度,不难发现一个问题,宽限期公开的技术是否能够作为现有技术抗辩被使用?先用权抗辩中的技术来源是否能够包含宽限期公开的技术?单从上述法条出发,“不丧失新颖性的公开”在事实上的确是一种对技术的公开,完全符合现有技术的定义。如果在发明人申请专利前,他人通过合法方式获知技术方案,并加以利用的,也满足主张先用权抗辩的前提条件。然而,根据宽限期制度的设置目的,如果允许他人以直接或间接来源于权利人的技术对抗权利人的专利权,实在有违公平正义;而基于商业市场的利己性,发明者将不愿意在申请专利之前公开他们的发明创造。于此,旨在促进技术尽早公开、交流和进步的宽限期制度将形同虚设,不再能够发挥它应有的作用。因此,本文将探讨不丧失新颖性的公开这一制度与其他关联制度之间的关系,并通过与《巴黎公约》、美国专利法的比较,提出相对合理的解释路径。

二、宽限期与相关制度的冲突

宽限期制度与专利申请、现有技术抗辩、先用权抗辩、专利申请的临时保护之间,并非具有必然的冲突,而是在一些特殊的情况下,如果不能妥善解决两组制度的矛盾将会使宽限期制度完全被架空,造成不合理的结果。

举例来说,假如A研发了一种发明,并于某年1月1日在符合我国《专利法》第二十四条规定的展会上展出。按照宽限期的规定,A于5月15日向专利局申请专利,该发明不丧失新颖性和创造性(虽然法律并未明文规定不影响创造性,但在《专利审查指南》中有所体现)。

情况一(专利申请):假如B在4月1日就该项发明向专利局提出申请,无论B是独立研发出相同的发明,或者因为A的在先公开而获知了该项发明,B的获知途径都是合法的,很难说B具有足以排除其申请权的而已。如此,A的申请权将无法得到相应的保障。

情况二(现有技术抗辩):如果C于3月1日公开实施该发明或者销售依该技术制造的产品,甚至仅仅是再次披露A在国际展会上公开的发明,其行为都将可能使该发明丧失新颖性,无法获得专利授权。

情况三(先用权抗辩):再如,D于3月1日开始秘密的实施该发明,由于某些原因并未公开,故A的专利申请权利未受影响。但是由于D的实施在A的申请之前,故D完全可以主张先用权抗辩对抗A的专利权。而问题在于,D所实施的专利有可能是直接或间接的来源于A,本应受到A的专利权的控制。

情况四(临时保护):在情况二、三中,即使C和D不主张相应的抗辩,A也无法依据《专利侵权解释(二)》第十八条第一款获得足够的费用补偿。依照该条款,A可以主张申请公布之日到授权公告日期间的适当费用,却无法主张首次公开到申请公布之日的费用补偿。

以上问题暴露出两组制度并未完全契合的弊端,因此,如何保证宽限期制度的功能,仍依赖对专利法相关制度的合理解释。

三、宽限期制度:我国《专利法》与《巴黎公约》对比

宽限期制度规定在我国《专利法》第二十四条,在特定情况下,申请专利的发明创造在申请日前六个月不丧失新颖性。第二十四条以列举的方式规定了三种特殊情况,即在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表、他人未经申请人同意而泄露其内容的情形。

不丧失新颖性公开具有特定的实质要件和程序要件。就实质要件而言,第一,“申请专利的发明创造”与在先公开的发明创造必须相同或实质相同;第二,“申请专利的发明创造”必须是在先公开的且应当是申请日前六个月内的首次公开;第三,发明创造公开的方式应当是《专利法》第二十四条列举的三种方式之一。只有同时满足以上实质要件,该“申请专利的发明创造”才具备不丧失新颖性的前提。而满足宽限期的实质条件时,申请人并不当然享有不丧失新颖性的优惠,而应当依据专利审查指南中规定的相应程序提出该主张。程序要件包括在规定的期限内提出、按照规定的方式提出、提供相应的证明等。

我国《专利法》中关于宽限期的规定,来源于《保护工业产权巴黎公约》的国内法转化。《巴黎公约》第十一条规定了对工业产权在某些国际展会中的临时保护。与国内法规定不同的,《巴黎公约》第十一条第二款规定,如果申请人援用这一临时保护,该申请的申请日将回溯到首次展出之日。换言之,公约将国际展会的临时性保护规定为一种优先权,而不仅仅是不丧失新颖性。由此可见,相比于我国《专利法》,《巴黎公约》给予了发明人更高水平的权利保护。另外,如果依据《巴黎公约》的规定,宽限期制度与我国专利法规定的相关制度(如申请制度、现有技术抗辩制度、先用权制度以及《专利纠纷解释(二)》中新规定的临时保护制度)之间的矛盾也得以缓和。将在先公开申请人的申请日提前到首次展出之日,则他人不可能通过披露、公开或秘密的利用专利技术等手段来侵害的申请人的权利。基于这种完备的制度保护,申请人在国际展会、科学技术交流会上公开还未申请专利的技术便无后顾之忧,进而得以促进技术公开、交流和发展。

尽管将“不丧失新颖性”理解为一种优先权制度能够更好地达到专利法体系的自洽,也更有利于立法本旨的实现,但基于我国制定法的表述,这种理解显然超出了文义解释的范围。因此,以下笔者将在“不丧失新颖性”不同于优先权日的前提下,试图寻找一种较为合理的解决制度冲突的解释路径。

四、宽限期与相关制度解释:美国专利法的启示

从实质上看,我国宽限期制度的弊端就在于保护的范围过于狭窄,仅仅认定以特殊方式公开的专利不丧失新颖性,故在与其他制度对接的时候,留下一个空隙,无法为发明人提供良好的制度保障。《巴黎公约》以优先权替代“不丧失新颖性”,扩大保护范围,即以宽限期制度的延伸去对接其他制度。鉴于我国专利法明确规定了“不丧失新颖性”的法律效果,笔者认为可以从另一个角度进行延伸对接。以专利抗辩为例,通过限定“现有技术”的范围、限制“先用权的技术来源”,以到达实现立法本旨的目的。以下本文将主要讨论宽限期制度与两项抗辩制度的冲突与解释,其他制度也可以通过类似的解释方式获得较为合理的解决。

(一)宽限期与现有技术抗辩

现有技术抗辩的存在为被控侵权人快速解决纠纷提供了一种直接的解决方式,毕竟对使用不侵权的现有技术者苛以仅能通过无效他人专利保障自己合法权利的要求,确实是对被控侵权人施以了不合理的重责。而如同上文所述,现有技术抗辩与宽限期之间的制度冲突,使得发明人的权利无法得到合理的保护。

学界对宽限期公开的技术是否能够作为现有技术存在不同的观点。持肯定说者主要是从法条出发,认为宽限期仅仅是新颖性判断的例外,而不能延及类似优先权的保护;而持否定说者则以立法目的为支撑,认为应当排除宽限期公开针对特定专利申请或专利权的现有技术效力。基于同样的解释目的,重视程序正义者持一种有条件否定的观点:如果申请人不能按照相应的程序履行相关证明手续,其宽限期不丧失新颖性的主张得不到支持;反之,现有技术抗辩则得不到支持。笔者认为,以上三种观点中第三种观点最具有说服力。专利权虽然基于国家授权,却依然是一种私权,基于当事人处分私权的自由,申请人未主张则不享有相应的权利,可能是一种更为合理的平衡方式。

然而,以上观点均未将第三人获知技术的方式考虑在内,未免有些武断。尽管申请人在先公开其发明,如果第三人是通过独立研究或合法有偿受让的方式获得该技术而公开,将基于此种公开的技术作为现有技术并没有显著的不合理性,从某种意义来说,也更符合我国立法选择了宽限期而非优先权制度的弱保护价值倾向。但如果第三人是通过申请人直接或间接的了解到该技术,肯定说就具有了明显的不合理性。因此,有人主张,如果第三方并非独立的获得发明方案,则其公开不属于独立公开,而是对发明人的公开的二次扩散,这种公开不应当危及发明人的申请新颖性和创造性。。将二次扩散解释为专利法第二十四条的第三种例外情况并非全无可能,默示的保密义务和诚实信用原则均可以作为这种解释的法律支撑。但这种解释的问题也是显而易见的,实践中如果第三方不合作,发明人可能很难证明第三方的公开行为属于二次扩散而非独立公开。因此,对发明人而言,我国专利法的宽限期制度所提供的微弱保护无异于杯水车薪,即使通过解释也难以满足权利保护的需求。

二次扩散不作为现有技术的观点,一定程度上借鉴了美国专利法“发明人先申请制”的做法。基于鼓励合作创新和保护发明人权益的目的,美国新专利法第一百零二条规定了从他人处获得发明从而提起申请的,不能获得专利权,且其对技术方案的披露,对真正的发明人在后提出的专利申请不构成现有技术。

无论如何,排除二次扩散的现有技术效力至少从理论上解决了现有技术抗辩与宽限期制度的冲突,同时合理平衡了第三人和发明人的利益。至于实践中可能存在的问题,也许可以通过举证责任的合理分配得到解决,例如,在权利人初步提供证据证明第三人的技术直接或间接来源于自己时,第三人负有证明其公开的技术具有独立于对方的来源的责任。

(二)宽限期与先用权抗辩

先用权是专利法和商业秘密法的交叉点,它承载着三重利益的竞争(先用权人继续实施发明的利益、专利权人获得优先的排他权以收回科研投入成本和获取利润的利益、传播发明和鼓励创瓶的公共利益),并在一定程度上弥补的单一的先申请制的不足。

我国专利法对先用权技术的来源虽然没有明确规定,但在非法来源不适用专利权是毋庸置疑的。而争议存在于合法取得技术的来源是否能够包括直接或间接的从专利权人处获得,而这种获得的方式本身并不存在瑕疵(排除窃取商业秘密等不合法的手段)。

以上争议存在两种针锋相对的观点。一方认为从专利权人获取技术而主张先用权的均不能得到支持,从专利权人处获得技术并主张先用权,有违鼓励发明人尽早公开其发明的立法目的。美国专利法即采取此种观点,对先用权人的范围予以限缩:先用权抗辩方必须提供确凿的证据,证明其所实施的发明由A己创造或是得到发明人的权利转让,并非直接或间接源自专利权人。此外,抗辩方必须证明至少在有效申请日或享受宽限期的公开日之前一年已投入商业使用,以较早的时间为准。另一方则认为被控侵权人只要通过合法方式获得并在先使用技术均得以主张先用权,因为发明人的发明公开已成事实,公众使用已公开的技术,是为法律所允许的“。先用权制度设立的目的不是保护在先发明和激励发明创造的热情,而是保护正常投资和社会资源,如果排除了此种情形的先用权客体来源,无疑是将发明创造的保护日期从申请人提前到公开日,这与专利法的文本规定背道而驰。”

笔者认为,两种观点均有失偏颇,直接或间接从权利人处获得的技术方案是否能够作为先用权的合法来源,也并不能够一概而论。第三人从权利人处获知发明的手段仍可以被细分为单纯的知悉并利用,或基于权利人的意志合法有偿或无偿的转让,或通过合作开发等方式获得。单纯的知悉并利用固然是不值得特殊保护的,此时权利人的利益将置于非基于其意志而无偿利用者的利益至上,而后两种情况,则应当根据双方的契约做出合理的判断。另外,先用权人主体资格是可继受取得的,无论先用权人是从权利人或其他独立开发者处继受。

五、总结

专利权的保护程度和保护水平都是由一国的立法选择所决定。我国在《专利法》第二十四条规定了宽限期制度,保护程度弱于巴黎公约的优先权制度,由于与现有技术抗辩、先用权抗辩、专利申请与临时保护等制度无法充分协调,导致宽限期制度有被架空之虞。与此同时,《专利法》第六十二条、第六十九条规定的现有技术抗辩和先用权抗辩,又没有对其适用范围做出明确的界定。单从上述法条出发,“不丧失新颖性的公开”在事实上的确是一种对技术的公开,完全符合现有技术的定义和先用权的权利来源合法性条件。然而,根据宽限期制度的设置目的,如果允许他人以直接或间接来源于权利人的技术对抗权利人的专利权,实在有违公平正义;而基于商业市场的利己性,发明者将不愿意在申请专利之前公开他们的发明创造。

因此,本文希望寻求一种合理的解释方式来适当扩张宽限期的保护以保障权利人的合理利益。将“不丧失新颖性的公开”解释为一种类似优先权的制度,将解决宽限期制度与其他制度的冲突,但这种倾向于巴黎公约的解读,明显超出了文义解释的范围。故笔者参照美国专利法,认为应限制现有技术的含义范围,直接或间接来源于专利权人的技术方案,对该专利不构成现有技术;限制先用权的权利来源,在技术直接或间接来自权利人的情况下,非基于权利人的意志的知悉和无偿利用,不应该受到先用权制度的保护。

本文摘自《中国发明与专利》,有相约知产整理。

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